新加坡高等法院，2017 年 3 月 13 日 (以下简称：李诉玛鑫)
作者：新加坡山黛丽律师事务所（Yusarn Audrey）
介绍
本案突显了向被指控的侵权人发送停止和终止函以代替专利所有人行使严格合法权利所面对的风险。被指控的侵权人如因该停止令感到受屈，可向法院对所有人提出受到其无根据的侵权诉讼威胁（以反诉或其他形式）。本案进一步澄清了新加坡法院在裁定无根据的诉讼威胁时，在裁定救济方面的自由裁量权。
本案进一步探讨了专家证人的资格问题，以及专家证人是否可以包括那些不在相关技术领域执业的专利代理人。
法律基础
《新加坡专利法》第 77 条规定：
77条-（1）款如果一个人（无论是否是专利的所有人或是否有权享有专利的任何权利）通过通告、广告或其他方式威胁另一个人对专利的任何侵权提起诉讼，则受到威胁的人（无论他是否是受到威胁的人）可以在符合第（4）款的情况下，通过法院向作出威胁的人提起诉讼，要求获得第（3）款所述的任何救济。
（2） 在任何该等法律诉讼中，原告人如证明该等威胁是如此作出的，并令法院采信他是因该等威胁而感到受屈的人，则有权获得申索的救济，除非-
- 被告证明，威胁提起诉讼的行为构成或如果构成专利侵权；和and
- 原告未证明被指控侵权的专利在相关方面无效。
(3)上述救济是—
- 声明威胁是不正当的；
- 禁止继续进行威胁的禁令；和
- 原告人因威胁而蒙受的任何损失的损害赔偿。
(4) 不得根据本条以威胁对涉嫌制造或进口用于处置的产品或使用过程的侵权提起诉讼。
… [强调补充]
案件事实
Lee Tat Cheng（“李”）是新加坡第87795号专利（“专利”）的所有人，该专利是一项车内摄像机发明，可用于记录事故之前、期间和之后的事件。
李声称，玛鑫 GPS 科技有限公司（“玛鑫”）出售其三款设备构成对专利的侵权。玛鑫声称该专利无效，如果有效，则不构成侵权。玛鑫还反诉了毫无根据的侵权威胁。在反诉中，为了解释第 77 条，玛鑫被视为原告。
毫无根据的威胁反诉是基于李的律师在诉讼开始前向玛鑫发出的两封停止和终止信函。在第一封信中，李声称玛鑫通过出售其一个设备侵犯了专利，并要求玛鑫支付李遭受的损失以及李的法律费和调查费用。
李在第二封信中声称，玛鑫的三款设备均侵犯了专利，除其他外，要求玛鑫提供每台设备的销售数量，并向 李 支付许可费；支付 李为确认玛鑫 的设备侵犯专利而获得的专家意见的费用；并支付李的调查和专业费用，如果没有，李打算行使他严格的合法权利。
玛鑫没有遵守李在两封信中的要求。
新加坡高等法院（法院）的调查结果
法院维持了专利的有效性，但玛鑫出售其设备并未侵犯专利。因此，玛鑫获得了未侵权声明。
尽管该专利被认定有效，但由于没有侵权，李未能成功证明第 77条(2)款(a) 项的要求。
法院认为，李的信显然构成侵权诉讼的威胁，因为这些信件要求收取费用和损害赔偿，以代替李执行其严格的合法权利，法院认为这包括侵权诉讼。因此，信件的收件人玛鑫被认定为“受威胁的人”。
在考虑向玛鑫授予救济时，法院参考了最近的一个案例Singsung Pte Ltd 诉 LG 26 Electronics Pte Ltd（交易为L S Electrical trading）[2016]4 SLR 86，其中上诉法院分析了版权法下的无根据威胁条款。上诉法院在该案中表示，在认定无根据的威胁时给予救济是 自由裁量的。.
然而，法院在本案中指出，根据《版权法》授予的救济是以自由裁量的语言提供的，与《专利法》的相关条款s77（2）相比，后者使用了更具限制性和更强的语言，因为法院似乎没有自由裁量权来决定是否根据《专利法案》s77授予救济。因此，只要原告已根据第77条确立了赔偿要求，原告表面上就有权获得某种形式的救济。
法院认为，授予的救济类型是酌情决定的。 《专利法》第 S77(3) 条规定，受到威胁的人有权获得以下救济：
- 声明威胁是不正当的；
- 禁止继续进行威胁的禁令；和
- 原告人因威胁而蒙受的任何损失的损害赔偿。
关于声称威胁不合理的声明，法院认为，由于对专利的非侵权裁定以及对玛鑫的非侵权声明的批准，这种救济是不必要的。
关于损害赔偿，法院认为，毫无根据的威胁的原告有责任证明威胁造成的损失，如果他无法证明任何损失，则没有任何裁决的依据（可能除了名义金额）。玛鑫公司未能证明其因李的信件而遭受了任何可以想象的损害，而针对李发出无端威胁的费用令无法对其进行补偿。
因此，法院拒绝向玛鑫作出任何损害赔偿裁决。
虽然法院认为它没有义务对威胁继续存在发出禁令，但法院还是授予了玛鑫禁止威胁继续的禁令，尽管法院认为没有任何证据表明李会做出进一步的威胁。
法院对专家证人的意见
法院就专家证人的作用发表了意见。法院确认，专家的职责是协助法院在专利申请时通过本领域技术人员的眼光看待专利权利要求。这样的人应该对所讨论的主题具有共同的一般知识，对专利的主题有实践旨趣，或者可能会按照其中给出的指示行事；虽然缺乏想象力，但要相当聪明，并希望为专利工作指明方向。
针对被告的专家是一名合格的专利代理人，由于他没有在汽车设备、电子或光学记录设备的特定领域工作，因此不具备提供专家证据所需的经验和知识，法院认为它将根据专利代理人在相关艺术领域工作的资格和经验（如果有）来评估“专家”的资格。法院必须对照“名义上缺乏想象力的技术人员”的标准审查专家的理由。在本案中，法院认为被告的专家因其技术资格、工程学会会员、和电子和控制系统领域的工作经验而具有“名义上缺乏想象力的技术人员”的适当资格；尽管该专家没有在汽车设备、电子或光学记录设备的特定领域工作过。
法院还认为，合格的专利代理人不会仅仅因为具备这种资格而成为“专家”。
评论
本决定明确了《专利法》第77条（1）款规定的威胁的构成。要求支付费用和损害赔偿金以代替强制执行其严格的法定权利，确实构成了第77条所述的毫无根据的威胁，因为法院认为“严格的法定权”包括侵权诉讼。值得注意的是，《专利法》第77条（5）款规定，仅仅通知专利的存在并不构成诉讼威胁。
本判决还澄清，新加坡法院没有酌情决定是否对发现的毫无根据的威胁给予救济，而是原告表面上有权获得某种形式的救济，只要他已根据第77条确立了必要的要求。然而，所给予的救济的性质似乎由新加坡法院酌情决定。
因此，本决定对专利所有人的专利主张提出了警告。专利所有人可以考虑作为一种可能的选择，简单地将其专利的存在通知可能的侵权人，并避免在此类通知中使用可能构成威胁的语言，防止引发以毫无根据的诉讼威胁为由提出索赔。
本决定进一步明确了专家证人的资格。专利代理人的资格（或非资格）不会自动获得或取消作为专家证人的资格。法院根据“名义上缺乏想象力的技术人员”的标准来审视个人的资格和经验，并评估通过此类人的协助该个人是否有能力协助法院审查专利权的要求。
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